Recenti sentenze della Corte di Giustizia UE (anno 2021)

Potremmo immaginare il diritto dell’Unione europea come la tela (assai ampia) di un ragno: diventa molto più debole laddove ci sono vuoti o rotture del suo intreccio. Fuor di metafora, i vuoti e le rotture sono le violazioni realizzate con la mancata applicazione del diritto europeo da parte (o all’interno) dei singoli Stati membri: violazioni delle norme sulla concorrenza, del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (“GDPR”), del ne bis in idem e altro ancora.

Diverse sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia UE nel 2021 hanno avuto conseguenze profonde ed evidenti nella vita quotidiana dei cittadini europei: la Corte ha – come sempre accade – rivestito in tutti i casi un ruolo importante nell’assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.

Proprio in questa prospettiva abbiamo fatto una analisi di alcune di tali sentenze, selezionate fra le molte emanate in materia di IP e tecnologia nel 2021, che di seguito vi proponiamo.

La protezione del design comunitario non registrato – 28 ottobre 2021, sent. C-123/2020

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Nel primo caso, il contenzioso di base ha preso avvio da un Tribunale tedesco presso cui la casa automobilistica Ferrari aveva chiesto un’ingiunzione contro una società di design per violazione di norme sul Design Comunitario non Registrato (“UCD”) in relazione alla nuova serie di supercar da pista.

Il lancio della serie in produzione limitata della nuova macchina da corsa era stato reso pubblico nel 2014, in una conferenza stampa che mostrava immagini frontali e laterali della macchina.

Nel 2016 la società di design, specializzata nella modifica di auto di lusso, ha iniziato ad offrire set di accessori personalizzati, conosciuti come “tuning kits”, pensati per modificare l’aspetto della Ferrari 488 GTB per farla somigliare al modello in serie limitata.

In primo grado e in appello le istanze di Ferrari sono state respinte dalle Corti tedesche; perciò, la decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte ha esaminato l’istanza della Corte tedesca e ha affermato che, una volta soddisfatte le condizioni essenziali per la protezione, vale a dire quando il design soddisfa il requisito di novità e ha un carattere individuale, costituisce unica condizione formale per la creazione di un disegno o modello comunitario non registrato l’obbligo di metterlo a disposizione del pubblico.

La Corte di Giustizia ha così chiarito che la scoperta dell’immagine completa di un prodotto è sufficiente per ottenere una protezione del design non registrato per gli elementi separati e specifici del prodotto.

La Corte ha spiegato che dopo aver reso disponibile un progetto al pubblico, gli elementi separati “chiaramente identificabili” e “chiaramente visibili” possono godere di protezione come disegni parziali.

Decompilazione di software – 6 ottobre 2021, sent. C-13/2020

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Questa vertenza ha visto contrapposti lo Stato del Belgio e uno sviluppatore di software. La disputa è iniziata a causa di problemi operativi sorti mentre l’Ufficio Selezione dell’autorità federale belga (“SELOR”) utilizzava in licenza un programma di Top System.

A causa di problemi operativi, SELOR ha decompilato il programma per correggere gli errori e Top System ha contestato che la decompilazione di SELOR violava il proprio diritto di esclusiva sul software, avanzando una richiesta di risarcimento del danno.

La Corte di Giustizia ha stabilito che chi acquista un programma è autorizzato a decompilare il software al fine correggere gli errori che si verificano nelle operazioni, inclusi i casi in cui la correzione consista nel disabilitare una funzione che comprometta il funzionamento di quel programma.

Le motivazioni applicate in diritto sono state l’art. 5 e l’art. 6 della Direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

La particolarità osservata dalla Corte in questo caso è che il diritto a decompilare è soggetto a “specifiche previsioni contrattuali”, vale a dire che le parti possono accordarsi sul limitare i diritti a decompilare il software di chi possiede la licenza, mantenendo l’onere di correggere gli errori ed effettuare manutenzioni in capo a chi concede la licenza.

Su questo tema, la Corte ha comunque precisato che non può essere mai completamente esclusa la possibilità per chi possiede la licenza di correggere errori.

La pubblicità di dati particolari – 22 giugno 2021, sent. C-439/2019

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Il caso in esame riguarda una disposizione nella legge della Lettonia che dà accesso all’informazione sui punti di penalità per violazioni del Codice stradale lituano a chiunque sia interessato, senza necessità di provare uno specifico interesse, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade della Lettonia.

Un cittadino, i cui dati sono stati oggetto di ripetuto e sgradito utilizzo, ha proposto un ricorso davanti alla Corte costituzionale lettone per esaminare la compatibilità della disposizione di cui all’art. 141(2) del codice della strada con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata sancito dall’art. 96 della Costituzione lituana.

La Corte di Giustizia UE, adita proprio dalla Corte lettone, ha stabilito che i dati su violazioni registrate sono dati particolarmente delicati e ha segnalato che la legislazione lituana si pone in violazione del GDPR. La decisione ha sottolineato anche che l’obiettivo di diminuire gli incidenti e le violazioni sulle strade lettoni non è perseguibile attraverso la pubblicazione di quei dati, che non trovano una base giuridica nel legittimo interesse.

Conclusioni

Nei tre casi presi ad esempio, la Corte di Giustizia ha sempre formulato l’obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto dell’Unione nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti ai cittadini, disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, nel rispetto del generalizzato principio di supremazia del primo sul secondo.

Queste sentenze, in particolare, saranno da tenere a mente:

  • per la redazione di contratti di fornitura di software (sent. C-13/2020),
  • per le amministrazioni locali (sent. C-439/2019),
  • e per le grandi società che intendano disporre dei propri marchi (sent. C-123/2020).

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La volgarizzazione del marchio (e altre vicende)

Sono molteplici i fattori da cui dipende il successo di una impresa.

Tra questi, un ruolo decisivo è svolto dal marchio e dalla sua capacità di imporsi sul mercato per rendere i prodotti di cui si fa promotore immediatamente identificabili nel mare magnum di quelli in commercio.

Proprio in virtù della loro capacità di proporsi alla collettività, i marchi sono oggetto di una particolare regolamentazione fondata sulla importantissima esigenza di assicurare, fin dal principio e per tutta la durata della loro utilizzazione, che questi conservino i requisiti che la legge prescrive come essenziali per la loro esistenza.

Particolarmente importante risulta allora la questione della cd. volgarizzazione del marchio, quel “caso-limite” che ci permette di comprendere come non sempre l’eccesso di popolarità di un marchio, ed il suo inserimento “intensivo” nella vita dei consumatori, comporti un effettivo vantaggio per l’impresa che se ne serve.

Il profilo normativo

Tanto nella normativa del Codice civile quanto in quella del Codice della Proprietà Intellettuale, D.Lgs. 30/2005, il marchio viene descritto come quel segno distintivo idoneo a distinguere i prodotti e i servizi resi da un’impresa da tutti i prodotti e servizi resi da altre imprese, operanti nel medesimo settore.

Perché sia valido, la legge richiede che soddisfi tre requisiti: novità, liceità e capacità distintiva, per questa intendendosi l’idoneità di assolvere alla fondamentale funzione di rendere l’impresa che se ne avvale e i prodotti da questa commercializzati facilmente distinguibili da prodotti affini riconducibili ad altre imprese.

È proprio il requisito della capacità distintiva che impone agli operatori economico-commerciali il divieto di usare quali propri marchi segni generici, che non permetterebbero al consumatore di comprendere immediatamente a quale impresa si ricolleghi il prodotto o servizio oggetto del loro interesse.

Per questo suo ruolo nodale, il marchio gode di una specifica tutela ottenibile mediante la sua registrazione (art. 20 D.Lgs. 30/2005): tra i vantaggi, l’importantissima possibilità di usare in maniera esclusiva il marchio, vietando dunque qualsiasi sua utilizzazione non autorizzata.

Sebbene il marchio registrato rappresenti un marchio più efficacemente tutelato, particolare rilevanza assume nella prassi commerciale anche la figura del marchio di fatto, marchio non registrato che tuttavia assolve pur sempre alla funzione di rendere conoscibile e distinguibile l’impresa sul mercato, nel rispetto dei requisiti di novità, liceità e capacità distintiva.

Per quanto non possa formare oggetto di utilizzazione esclusiva, il marchio di fatto è tutelato dall’ordinamento, in caso di successiva registrazione da parte di altra impresa, nei limiti dell’uso che di esso veniva fatto prima della registrazione (cd. preuso).

Il marchio “troppo popolare”

Ma cosa succede quando un marchio diviene così diffuso e utilizzato da diventare, nell’immaginario e nell’espressione collettiva, il prototipo assoluto che identifica un determinato prodotto?

Il fenomeno, noto come volgarizzazione del marchio, descrive quella particolare condizione in cui finisce per versare il marchio quando perde la sua capacità distintiva, finendo per descrivere un genus piuttosto che un singolo e ben individuato prodotto o servizio.

Per quanto indubbiamente sia il sintomo di un successo commerciale, il marchio volgarizzato è un marchio esposto ad un grandissimo rischio: la decadenza, ex art. 13, comma 4 e 26, comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/2005.

Le cause possono essere diverse: azioni inadeguate od omissioni compiute dal titolare, ma anche fatti indipendenti alla sua volontà.

Il trait d’union tra le varie ipotesi è la percezione, viziata, del pubblico nei confronti del marchio e del prodotto o servizio al quale si riferisce: non più “uno specifico rotolo di carta assorbente prodotto dalla Scottex”, ma “un qualsiasi rotolo di carta assorbente, da chiunque prodotto”.

Esempi famosi di tale fenomeno sono i marchi, ormai termini di uso comune, “Scotch”, “Rimmel”, “Kleenex”, un tempo tutti riferibili a ben precisi prodotti di ben determinate case produttrici.

Il caso più eclatante riguarda il famosissimo “Walkman”, marchio registrato dalla Sony.

Il termine diventò così popolare in Austria da essere utilizzato per riferirsi a qualsiasi registratore portatile di musica- a prescindere dalla casa produttrice e, dunque da Sony- tanto da comportare nel 2002, ad opera di una pronuncia della Corte Suprema Austriaca, la decadenza della Sony da tutti i diritti connessi all’uso di tale marchio in territorio austriaco.

Come tutelarsi, anche dopo la registrazione del marchio?

Si possono assumere diversi efficaci accorgimenti per scongiurare le conseguenze negative della volgarizzazione:

  • accompagnare sempre il marchio registrato con il simbolo della registrazione;
  • depositare il marchio in tutti i Paesi di potenziale interesse attuale e futuro;
  • attuare campagne pubblicitarie e strategie di marketing adeguate;
  • ribadire spesso che il marchio “è un marchio registrato”;
  • richiedere, nel caso di menzione in una enciclopedia o in un dizionario, che il marchio venga espressamente menzionato come registrato (art. 12 Reg. 2017/1001).

Esempio virtuoso di impresa sensibile alla tutela del marchio è rappresentato dalla maison fiorentina Gucci: in una recentissima pronuncia (n. 27217/2021 credits: Sole 24Ore) la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito, proprio mediante l’accoglimento con rinvio della doglianza dell’illustre ricorrente, l’esistenza in favore dei cd. marchi notori di una tutela rafforzata, che va ben oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti (art. 20, lett. e) D.Lgs. 30/2005).

La tutela, riservata ai soli titolari di marchi caratterizzati da un elevato stato di rinomanza, consente di impedire che altri registrino o usino segni uguali o simili, anche per prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio era stato registrato (tutela ultra-merceologica).

La ratio è chiaramente impedire che attraverso fenomeni come la diluizione o corrosione del marchio (la diffusione cioè di una moltitudine di marchi, tutti simili a quello notorio) e la volgarizzazione, il consumatore si trovi nella condizione di non riuscire più a distinguere i singoli marchi, finendo per associare quello “notorio” ad un prodotto generico anziché ad uno specifico.

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